Rechtsprechung Luzern

Instanz:	Kantonsgericht
Abteilung:	1. Abteilung
Rechtsgebiet:	Zivilrecht
Entscheiddatum:	20.07.2018
Fallnummer:	1F 18 3
LGVE:	2019 I Nr. 1
Gesetzesartikel:	Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG, Art. 13 Abs. 1 und 2 MSchG, Art. 55 Abs. 1 lit. c MSchG, Art. 59 Abs. 2 MSchG
Leitsatz:	Beurteilung des Verfügungsanspruchs gestützt auf Markenrecht, des Rechtsschutzinteresses bei vorsorglichen Massnahmen und der weiteren Voraussetzungen zum Erlass einer vorsorglichen Massnahme. Beurteilung des Auskunftsanspruchs als vorsorgliche Massnahme im Markenrecht.
Rechtskraft:	Dieser Entscheid ist rechtskräftig.
Entscheid:	A (Gesuchstellerin) beantragte beim Kantonsgericht im Sinne einer vorsorglichen Massnahme zusammengefasst, B (Gesuchsgegnerin) sei es vorsorglich zu verbieten, Likör mit Zimt und Whisky unter dem Zeichen C, bzw. Likör mit Zimt und Whisky bei welchem Teile des Zeichens C abgedeckt sind, in die Schweiz einzuführen, aus der Schweiz auszuführen, in der Schweiz anzubieten, zu vertreiben, zu bewerben oder sonst wie in Verkehr zu bringen oder zu diesem Zweck zu lagern und/oder das Zeichen C in Alleinstellung und/oder in Kombination mit "Whisky", "Likör" oder "Likör mit Zimt & Whisky" im Zusammenhang mit Whisky-Zimt-Likör in der Werbung oder sonstwie im geschäftlichen Verkehr zu verwenden (zusammengefasst Ziff. 1 und 2 des Rechtsbegehrens). Überdies sei die Gesuchsgegnerin vorsorglich zu verpflichten, unter Herausgabe sämtlicher Offerten, Lieferscheine und Rechnungen schriftlich Auskunft zu erteilen über Namen und Adressen der Lieferanten, Anzahl und Einkaufspreis, Verkaufspreis sowie Namen und Adressen der gewerblichen Abnehmer der Spirituosen (zusammengefasst Ziff. 3 des Rechtsbegehrens). A ist unbestritten Inhaberin der CH-Marke C, welche für Spirituosen (Nizza Klassifikation Nr. 33) geschützt ist. Gemäss den Ausführungen von A wurde und wird die Marke C von ihr, insbesondere in der Schweiz, seit Jahrzehnten für Spirituosen, insbesondere Likör, benutzt. Die nach alter Familientradition hergestellten Orangen- und Zitronenliköre würden zum Flambieren, Aromatisieren und Mixen geschätzt; die unter der Marke C angebotenen Liköre würden insbesondere als Bestandteil von Drinks verwendet und getrunken. C Produkte der Gesuchstellerin würden insbesondere im Direktvertrieb über rund 200 Fachhändler sowie über Grosshandelsunternehmen schweizweit vertrieben. C-Likör werde beispielsweise in online-shops der Gesuchstellerin, von D sowie von E beworben und angeboten. Die Marke C sei aus dem Sortiment der Gesuchstellerin nicht wegzudenken und geniesse in der Schweiz eine erhöhte Bekanntheit. B wandte dagegen ein, die Benutzung der Marke C durch einen Orangen- und einen Zitronenlikör sei kein markenmässiger Gebrauch, da die Marke C für diese zwei Produkte nur beschreibend sei. Daher sei der Gebrauch nicht markenrechtserhaltend. Das Gesuch der Gesuchstellerin stütze sich daher auf eine markenrechtlich nicht benutzte Marke ab, weshalb darauf nicht einzutreten sei. Dass die Marke C aus dem Sortiment der Gesuchstellerin nicht wegzudenken sei, sei falsch, zumal sie insgesamt 48 Produkte anpreise. Falsch sei auch, dass die Marke C der Gesuchstellerin in der Schweiz eine erhöhte Bekanntheit geniesse. Das Kantonsgericht hiess das Gesuch teilweise gut. Aus den Erwägungen: 5. Zu prüfen ist vorab der Verfügungsanspruch gestützt auf Markenrecht. 5.1. Das Markenrecht verleiht dem Inhaber das ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu verfügen (Art. 13 Abs. 1 des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben [MSchG; SR 232.11]). Der Markeninhaber kann anderen insbesondere verbieten, unter einem Zeichen, das nach Art. 3 Abs. 1 MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen ist, Waren einzuführen, anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu diesem Zweck zu lagern (Art. 13 Abs. 2 MSchG). Gemäss Art. 3 Abs. 1 MSchG sind vom Markenschutz jene Zeichen ausgeschlossen, die mit einer älteren Marke identisch und für die gleichen Waren und Dienstleistungen bestimmt sind. Vom Markenschutz ausgeschlossen sind sodann jene Zeichen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, sodass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Wer in seinem Recht an einer Marke verletzt oder gefährdet wird, kann vom Richter u.a. verlangen, eine drohende Verletzung zu verbieten bzw. eine bestehende Verletzung zu beseitigen (Art. 55 Abs. 1 lit. a und b MSchG). Eine Verletzung der Rechte an einer Marke liegt namentlich dann vor, wenn die beklagte Partei ohne Zustimmung des Rechtsinhabers bzw. ohne einen sonstigen Rechtfertigungsgrund eine der in Art. 13 Abs. 2 MSchG näher definierten Handlungen vornimmt und dadurch in den Schutzbereich einer prioritätsälteren Marke eingreift, wobei die Verletzung eine Schweizer Marke oder den schweizerischen Teil einer internationalen Marke betreffen und in der Schweiz erfolgen oder sich wenigstens hier auswirken muss (Frick, Basler Komm., 3. Aufl. 2017, Art. 55 MSchG N 7 ff.). 5.2. Unstrittig ist die Gesuchstellerin aufgrund der eingetragenen Schweizer Marke Nr. x C Inhaberin einer prioritätsälteren Marke im Sinne von Art. 3 MSchG. Die Gesuchsgegnerin hat bezüglich dieses Zeichens, in der Zeit von Dezember 2017 bis 7. Februar 2018, in der Schweiz eine Reihe von Handlungen gemäss Art. 13 Abs. 2 MSchG vorgenommen. Diese Handlungen sind im vorliegenden Massnahmeverfahren grundsätzlich als gewerbsmässiger Gebrauch sowie als kennzeichnungsmässiger Gebrauch der Marke C im geschäftlichen Verkehr zu qualifizieren (Isler, Basler Komm., 3. Aufl. 2017, Art. 13 MSchG N 13 ff.). Daran ändert nichts, dass die Gesuchsgegnerin die Frontseite ihres Produkts (teilweise) mit Cinnamon überschrieben hat, da das abgedeckte Wort selbst bei flüchtiger Betrachtung ohne Weiteres erkennbar ist. Es ist glaubhaft, dass die Gesuchsgegnerin im erwähnten Zeitraum mindestens 306 rechtsverletzend gekennzeichnete C Flaschen verkauft hat. 5.3. Die Gesuchsgegnerin wendet ein, die Benutzung der Marke C durch einen Orangen- und einen Zitronenlikör sei kein markenmässiger Gebrauch und daher nicht markenrechtserhaltend. Wie die Gesuchstellerin in ihrer Gesuchsantwort zu Recht ausgeführt und auch vom Handelsgericht des Kantons Zürich in seinem Urteil vom 10. Juli 2017 zutreffend festgehalten wird, geht dieser Einwand schon deshalb fehl, weil der Verwendungszweck von C nicht auf das Flambieren beschränkt ist. Vielmehr werden die von der Gesuchstellerin vertriebenen Liköre nebst dem Flambieren auch für das Aromatisieren und Mixen angepriesen. Der Standpunkt der Gesuchsgegnerin, das Zeichen C sei für die von der Gesuchstellerin angebotenen Orangen- und Zitronenliköre rein beschreibend, erweist sich als unbegründet. Mit der Gesuchstellerin ist zudem davon auszugehen, dass die Marke C selbst dann unterscheidungs- und kennzeichnungskräftig wäre, wenn die betreffenden Spirituosen ausschliesslich zum Flambieren verwendet würden. Dies deshalb, weil der Vorgang des Brennens bzw. des Entstehens von Flammen beim Flambieren nicht mit der Entstehung eines Feuerballs gleichgesetzt werden kann, wie das Handelsgericht Zürich im erwähnten Urteil zu Recht festhält. Im Übrigen legt die in diesem Punkt beweisbelastete Gesuchsgegnerin keinerlei Belege für den angeblichen Nichtgebrauch der Marke C durch die Gesuchstellerin vor. Aus der von der Gesuchstellerin eingereichten Bestätigung der eidg. Alkoholverwaltung vom 21. April 2016 geht vielmehr hervor, dass diese in den Jahren 2010 - 2015 einen Jahresumsatz von rund 5'000 Flaschen Orangen- und Zitronenlikör machte, was den ernsthaften Gebrauch ihrer Marke C ohne Weiteres belegt. Ausserdem hat die Gesuchstellerin glaubhaft gemacht, dass sie ihre Orangen- und Zitronenliköre auch über bekannte Grosshändler wie F, E oder D vertreibt. Dabei ist notorisch, dass Grosshandelsunternehmen nur Produkte führen, mit denen erhebliche Umsätze erzielt werden können. Entgegen dem Einwand der Gesuchsgegnerin erscheint glaubhaft, dass die Marke C für die Gesuchstellerin wichtig ist und in der Schweiz einen hohen Bekanntheitsgrad geniesst. Vor diesem Hintergrund ist ohne Weiteres vom rechtserhaltenden Gebrauch der Marke C in Bezug auf die von der Gesuchstellerin angebotenen Orangen- und Zitronenliköre auszugehen. 5.4. Auch der Einwand der Gesuchsgegnerin, die Gesuchstellerin habe es unterlassen, die Hilfeleistung der Zollverwaltung in Anspruch zu nehmen, hält einer näheren Prüfung nicht stand. Einerseits geht aus der Verfügung des Handelsgerichts Zürich vom 16. November 2016 hervor, dass die Gesuchstellerin bei anderer Gelegenheit sehr wohl die Hilfeleistung der Zollverwaltung in Anspruch genommen hat. Andererseits kann ihr nicht zum Nachteil gereichen, dass sie von der Zollverwaltung nicht darüber orientiert wurde, dass die Gesuchsgegnerin C Liköre importierte. 5.5. Damit erscheint der Verfügungsanspruch in Bezug auf die Rechtsbegehren Ziff. 1 und 2 der Gesuchstellerin gestützt auf Art. 13 Abs. 1 und 2 in Verbindung mit Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG als glaubhaft. Es kann offenbleiben, ob ein solcher auch aus UWG gegeben wäre. 6. Die Gesuchsgegnerin machte in der Gesuchsantwort geltend, sie habe die letzten streitgegenständlichen Produkte am 7. Februar 2018 an Kunden ausgeliefert; seither seien solche nicht mehr in ihrem Angebot. Es bestehe heute weder eine Verletzung der behaupteten Ansprüche noch die Gefahr von weiteren Verletzungen. Zudem habe sie eine rechtsgenügliche Unterlassungserklärung abgegeben. 6.1. Die Gesuchstellerin beantragt ein Verbot einer drohenden Verletzung nach Art. 55 Abs. 1 lit. a MSchG. Der allgemeinen Prozessvoraussetzung des Rechtsschutzinteresses (vgl. auch Art. 59 Abs. 1 ZPO) kommt vor allem bei solchen Unterlassungsklagen eine besondere Bedeutung zu. Sie verlangt, dass eine Markenrechtsverletzung unmittelbar droht bzw. dass das Verhalten des Beklagten die künftige Rechtsverletzung ernsthaft befürchten lässt. Das Rechtsschutzinteresse kann entweder in einer Erstbegehungs- oder in einer Wiederholungsgefahr begründet liegen. Als Prozessvoraussetzung muss das Rechtsschutzinteresse im Zeitpunkt der Entscheidfällung vorhanden sein (Frick, a.a.O., Art. 55 MSchG N 29 ff.; Staub, in: Handkomm. Markenschutz-gesetz [Hrsg. Noth/Bühler/Thouvenin], 2. Aufl. 2017, Art. 55 MSchG N 49 ff.; Willi, Komm. Markenschutzgesetz MSchG, Zürich 2002, Art. 55 MSchG N 18 ff.). 6.2. Da vorliegend bereits eine Markenschutzverletzung stattgefunden hat (vgl. E. 5 hiervor), ist zu prüfen, ob eine Wiederholungsgefahr besteht. Sie ist zu bejahen, wenn in der Vergangenheit erfolgte Markenverletzungen zur begründeten Annahme Anlass geben, dass dieselbe oder eine im Wesentlichen ähnliche Verletzungshandlung in naher Zukunft erneut begangen wird. Dies wird in der Regel dann angenommen, wenn der Beklagte die Widerrechtlichkeit des beanstandeten Verhaltens bestreitet, selbst wenn er zwischenzeitlich im Hinblick auf den Prozess das beanstandete Verhalten eingestellt hat. Es ist dann nämlich zu vermuten, dass er das Verhalten im Vertrauen auf die Rechtmässigkeit fortsetzen wird (Frick, a.a.O., Art. 55 MSchG N 31; Staub, a.a.O., Art. 55 MSchG N 47; Willi, a.a.O., Art. 55 MSchG N 20; Sic! 6/2015 S. 394 f. [Urteil des Kantonsgerichts Luzern vom 9.1.2015 E. 9]). Die aufgrund äusserer Umstände begründete Wiederholungsgefahr kann widerlegt werden, wenn der Beklagte Umstände dartut, die eine Wiederholung ausschliessen oder doch als unwahrscheinlich erscheinen lassen. Von Bedeutung sind namentlich Unterlassungserklärungen, in denen der Beklagte vorbehaltlos und unmissverständlich erklärt, das beanstandete Verhalten nicht zu wiederholen. Wird aber eine Unterlassungserklärung ohne Anerkennung einer Rechtspflicht abgegeben oder bestreitet der Beklagte in anderer Weise die Rechtswidrigkeit seines bisherigen Verhaltens bzw. die Begründetheit der Ansprüche des Klägers, ist nach wie vor von einer Wiederholungsgefahr auszugehen. An die Widerlegung der Wiederholungsgefahr sind strenge Anforderungen zu stellen. Die Glaubhaftigkeit der Erklärung ist vom Richter unter Berücksichtigung der gesamten Umstände zu prüfen. Die Erklärung braucht nicht strafbewehrt zu sein (Staub, a.a.O., Art. 55 MSchG N 48; Willi, a.a.O., Art. 55 MSchG N 21; Frick, a.a.O., Art. 55 MSchG N 32). 6.3. Die anwaltlich vertretene Gesuchsgegnerin hat in der Gesuchsantwort eine Markenschutzverletzung und damit auch die Widerrechtlichkeit ihres Verhaltens bestritten. Von dieser Bestreitung distanzierte sie sich auch in der Gesuchsduplik und in ihrer Eingabe vom 26. Juni 2018 nicht, obwohl sie dazu Gelegenheit hatte. Dies lässt eine Wiederholungsgefahr vermuten. 6.4. Die Gesuchsgegnerin bringt zwar vor, sie habe die streitgegenständlichen Produkte seit dem 7. Februar 2018 nicht mehr in ihrem Angebot und sie könne durch ihren Lieferanten G AG gar nicht mehr mit solchen Produkten beliefert werden, wie sich aus dem Schreiben von Rechtsanwalt K vom 16. Februar 2018 ergebe. Selbst wenn diese Behauptung zutreffen sollte, ist damit eine Wiederholung von Markenrechtsverletzungen nicht unwahrscheinlich, da es sich um eine Momentaufnahme handelt und sich die Situation, namentlich betreffend den oder die Lieferanten, jederzeit ändern kann. So erfolgte das von der Gesuchsgegnerin angerufene Schreiben vom 16. Februar 2018 ohne Anerkennung einer Rechtspflicht, weshalb die D AG jederzeit auf ihren Entschluss zurückkommen kann. Nicht ausgeschlossen scheint auch, dass die Gesuchsgegnerin zu einem anderen Lieferanten wechselt und/oder sich die streitgegenständlichen Waren selber beschafft, lagert und versendet. Jedenfalls ist der Einwand der Gesuchsgegnerin, es sei ihr faktisch verwehrt, die streitgegenständlichen Produkte an Lager zu halten und zu vertreiben, nicht geeignet, die vermutete Wiederholungsgefahr im Sinne von E. 6.2 zu widerlegen. Analoges gilt auch für den Einwand der Gesuchsgegnerin, die streitgegenständlichen Produkte seien im heutigen Zeitpunkt auf ihrer Webseite www.x.ch nicht mehr aufgeführt. Zwar scheint es in der Tat so zu sein, dass auf den Webseiten www.x.ch und www.y.ch (welche offenbar auf www.x.ch umgeleitet ist) die fraglichen Produkte nicht mehr aufgeführt resp. beworben werden; jedenfalls ergeben sich auf den genannten Webseiten bei der Sucheingabe "C" oder "Cinnamon Ball" keinerlei Hinweise mehr auf die streitgegenständlichen Produkte (letztmals abgerufen: 20.7.2018). Auch diese Momentaufnahme lässt jedoch mit Blick auf die strengen Anforderungen an die Widerlegung der Wiederholungsgefahr (vgl. E. 6.2) und die nachfolgenden Ausführungen in E. 6.5 eine Wiederholungsgefahr nicht entfallen, zumal die genannten Webseiten jederzeit wieder geändert werden können. 6.5. Entgegen ihrer Ansicht hat die bereits vorprozessual anwaltlich vertretene Gesuchsgegnerin weder vor Gesuchseinreichung noch während hängigem Verfahren eine rechtsgenügliche Unterlassungserklärung abgegeben. So hat sie vorprozessual weder in Bezug auf das (vollständige) Zeichen C noch in Bezug auf das teilweise abgedeckte Zeichen C klar und verbindlich verzichtet. Es mangelt insbesondere sowohl vorprozessual wie auch während des vorliegenden Summarverfahrens an der Anerkennung einer Rechtspflicht. Die Gesuchsgegnerin führte in der Gesuchsantwort vielmehr aus, die streitgegenständlichen Produkte seien freiwillig und ohne Anerkennung der Rechtsposition der Gesuchstellerin nicht mehr in ihrem Angebot. 6.6. Somit besteht im heutigen Zeitpunkt durchaus ein Rechtsschutzinteresse an der Gutheissung der klägerischen Anträge Ziff. 1 und 2. 7. Gegeben sind mit Bezug auf die Anträge Ziff. 1 und 2 auch die weiteren Voraussetzungen zum Erlass vorsorglicher Massnahmen. Wie (…) festgehalten, reicht für die Bejahung des nicht wiedergutzumachenden Nachteils namentlich eine Marktverwirrung und als Folge dessen ein schwer beziffer- oder beweisbarer materieller Schaden. Dass die drohende fortgesetzte Verwendung des Zeichens C durch die Gesuchsgegnerin zu einer Marktverwirrung und zu einem schwer bezifferbaren Schaden führen kann, erscheint glaubhaft. Erforderlich ist sodann die Dringlichkeit. Diese hat sich primär an der Dauer des zu erwartenden Hauptprozesses zu messen. Der Erlass einer vorsorglichen Massnahme bleibt also solange aktuell, als das Massnahmeverfahren kürzer dauert als der bereits angehobene oder zu erwartende Hauptprozess (Frick, a.a.O., Art. 59 MSchG N 19). Der mutmasslich bis Ende 2019 dauernde Hauptprozess ist vorliegend noch nicht eingeleitet. Damit ist Dringlichkeit gegeben. Eine Verwirkung des Anspruchs steht nicht im Raum. Auch erweisen sich die in den Rechtsbegehren Ziff. 1 und 2 beantragten Verbote als verhältnismässig und notwendig, um die Gefahr weiterer Verletzungen zu bannen. Den Anträgen Ziff. 1 und 2 ist grundsätzlich stattzugeben. 8. Mit Rechtsbegehren Ziff. 3 verlangt die Gesuchstellerin "unter Herausgabe sämtlicher Offerten, Lieferscheine und Rechnungen schriftlich Auskunft" über verschiedene Punkte. Die Gesuchsgegnerin beantragt die Abweisung dieses Antrags. 8.1. Unter die vorsorglichen Massnahmen in Art. 59 Abs. 2 MSchG fallen namentlich auch Massnahmen zur Ermittlung der Herkunft widerrechtlich mit der Marke oder der Herkunftsangabe versehener Gegenstände. Hierzu gewährt Art. 55 Abs. 1 lit. c MSchG dem Verletzten ein Recht auf Auskunft über Herkunft und Menge verletzender Gegenstände. Bei der vorsorglichen Massnahme zur Herkunftsermittlung geht es um die beschleunigte Verwirklichung des ordentlichen Auskunftsanspruchs, damit der Markeninhaber nicht bis zum rechtskräftigen Abschluss des Hauptverfahrens warten muss und der Verletzer zwischenzeitlich den Umfang seiner Markenverletzungen vertuschen kann. Die Irreversibilität einer solchen Massnahme ist vom Gericht im Rahmen von Verhältnismässigkeitsüberlegungen zu berücksichtigen (Frick, a.a.O., Art. 59 MSchG N 32-35). 8.2. Es wurde bereits ausgeführt, dass die Gesuchsgegnerin in der Zeit von Dezember 2017 bis 7. Februar 2018 eine Reihe von markenrechtsverletzenden Handlungen vorgenommen hat. Der mit Antrag Ziff. 3 verlangte Auskunftsanspruch ist damit grundsätzlich gegeben. 8.3. Die Voraussetzungen des nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils sowie die Dringlichkeit der verlangten Massnahmen gelten jedoch auch für das Auskunftsbegehren. Die Gesuchstellerin legt nicht glaubhaft dar, dass die Gesuchsgegnerin den Umfang allfälliger künftiger Markenrechtsverletzungen zu vertuschen versucht. Ebenso wenig ist glaubhaft, dass die Gesuchstellerin die mit Antrag Ziff. 3 verlangten Angaben bereits vor dem Hauptprozess dringend benötigt. Entsprechende Editionsanträge können auch im Hauptverfahren erfolgen. Der vorliegende Streit ist mit dem vom Obergericht des Kantons Luzern am 16. August 2006 beurteilten Fall (vgl. sic! 2/2007 S. 112 ff.) nicht vergleichbar, zumal das am 16. August 2006 vom Obergericht beurteilte Auskunfts- und Herausgabebegehren mit Blick auf die Durchsetzung von Markenrechten gegenüber Dritten eingereicht worden war (a.a.O., E. 7 S. 114). 8.4. Der Antrag Ziff. 3 ist folglich abzuweisen.